Los Conflictos Entre las Marcas y las Denominaciones Sociales

RESUMEN
Una de las problemáticas recurrentes en el ámbito del Derecho mercantil es la derivada de las colisiones entre los signos distintivos y las denominaciones sociales de las personas jurídicas. A la luz del análisis de las funciones que desempeñan, desde la doble dimensión que constituye la perspectiva económica y su repercusión jurídica, se puede concluir que son dos institutos diferenciados por el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, la realidad del tráfico se ha encargado de poner de relieve la existencia de múltiples conflictos que, tradicionalmente, han merecido un tratamiento dispar, tanto en las disposiciones normativas llamadas a tutelar ambos institutos como en la jurisprudencia y en los comentarios de la doctrina especialista, principalmente, en relación con el alcance del límite al Derecho de marca basado en el nombre. La reciente reforma del sistema de marcas de la Unión Europea establece la exclusión de la posibilidad de aplicar el límite al derecho de marca basado en el empleo del nombre a las denominaciones sociales al tiempo que reconoce, de forma expresa, la facultad del titular del Derecho de marca de prohibir el empleo del signo en todo o en parte de la denominación social. Estas novedades están llamadas a incorporarse a nuestra Ley de Marcas en una próxima modificación. Al análisis de estas consideraciones se dedica la presente obra, en la que también se aborda el estudio jurisprudencial, doctrinal y de Derecho comparado sobre los conflictos entre las signos distintivos y las denominaciones sociales.

ÍNDICE
PR LOGO17
NOTA DEL AUTOR21
ABREVIATURAS23
INTRODUCCI N
I.Objeto de estudio33
II.Justificaci n35
III.Metodolog a38
Cap tulo Primero
FUNCIONES DE LA MARCA Y DE LA DENOMINACI N SOCIAL
I.Consideraciones previas: importancia de la configuraci n legal de la marca y de la denominaci n social41
II.Concepto, naturaleza jur dica y funciones de la marca41
1.Concepto41
2.Naturaleza jur dica42
3.Funciones de la marca47
A)Perspectiva econ mica50
B)Perspectiva jur dica51
i.La funci n indicadora de la procedencia empresarial53
ii.La funci n indicadora de calidad58
iii.La funci n condensadora del goodwill60
iv.La funci n publicitaria de la marca61
v.La denominada funci n de inversi n66
4.Breve referencia al nombre comercial67
III.Concepto, naturaleza jur dica y funciones de la denominaci n social74
1.Concepto74
2.Naturaleza jur dica75
A)Breve referencia a la consideraci n de la denominaci n social como nombre de la sociedad76
B)Breve referencia a la configuraci n de la denominaci n como requisito legal de la sociedad78
3.Funciones de la denominaci n social80
A)Perspectiva econ mica80
B)Perspectiva jur dica84
IV.Recapitulaci n: presupuestos de incompatibilidad87
1.Causas88
2.Supuestos90
A)Colisi n entre marca anterior y denominaci n social posterior91
B)Colisi n entre denominaci n social anterior y marca posterior92
Cap tulo Segundo
REGULACI N DE LOS CONFLICTOS
I.Introducci n95
II.Derecho internacional96
1.Convenio de la Uni n de Par s98
A)Trato nacional a los nacionales de los pa ses de la Uni n98
B)Regulaci n sustantiva de la marca. Marca notoriamente conocida y marca de agente y representante101
i.La protecci n de la marca notoriamente conocida101
ii.Marca de agente o representante104
C)Regulaci n de los nombres comerciales106
D)Recurso a los mecanismos de represi n de la competencia desleal108
2.Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio111
III.Derecho de la Uni n Europea113
1.Directiva de Marcas114
2.Reglamento sobre la Marca de la Uni n Europea119
IV.Derecho comparado125
1.Justificaci n125
2.Planteamiento127
3.Tratamiento de los conflictos en ordenamientos de pa ses de la Uni n Europea128
4.(Sigue) Francia131
A)Configuraci n legal de la denominaci n social como signo distintivo132
B)Configuraci n jur dica de la denominaci n social. Elecci n y adquisici n138
C)Disponibilidad140
D)Distintividad142
E)Licitud143
F)Marco legal de coexistencia y conflicto entre una marca registrada y denominaci n social posterior144
G)Conflicto entre una denominaci n social y una marca posterior147
5.(Sigue) Italia152
A)Configuraci n legal de la denominaci n social153
B)Regulaci n de las relaciones y colisiones entre la denominaci n social y la marca en Codice della Propriet Industriale158
C)Prohibici n de adopci n de una denominaci n social id ntica o semejante a una marca anterior159
D)Protecci n de la denominaci n social previa161
6.(Sigue) Alemania164
A)Protecci n de las designaciones comerciales 164
B)Adquisici n del derecho de marca mediante el uso167
C)Conflicto entre marca prioritaria y denominaci n social posterior168
D)Conflicto entre denominaci n social prioritaria y marca posterior169
E)L mite al derecho de marca169
7.(Sigue) Reino Unido170
A)Configuraci n legal de la denominaci n social171
B)Desconexi n entre el Registro de empresas Companies House y el Registro de marcas Trade Marks Register of the UK Intellectual Property175
C)Identidad, semejanza y registro oportunista de una denominaci n social177
D)Tratamiento de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales181
E)L mite al derecho de marca185
F)Pr cticas leales en materia industrial o comercial187
G)Tratamiento de los conflictos entre denominaciones sociales y marcas188
8.Tratamiento de los conflictos en Estados Unidos190
A)Interrelaci n de la regulaci n marcaria192
B)Requisitos de adquisici n del derecho de marca193
i.Primer uso comercial193
ii.Distintividad195
C)Remedios jur dicos por infracci n del derecho de marca y por competencia desleal196
D)Resoluci n de los conflictos197
V.Antecedentes legales del tratamiento del conflicto entre la denominaci n social y la marca en el ordenamiento espa ol198
1.Ley de Propiedad Industrial de 1902200
2.Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929202
3.Ley de Marcas de 1988214
VI.Regulaci n de los conflictos en el ordenamiento jur dico espa ol vigente233
1.Introducci n. Convergencia normativa en torno a los supuestos de conflicto233
2.Regulaci n de los conflictos en el Derecho societario239
3.Regulaci n de los conflictos en el Derecho de marcas241
A)Regulaci n: menci n expresa a la denominaci n social242
B)Valoraci n doctrinal244
4.Tratamiento de los conflictos en el Derecho represor de la competencia desleal245
A)Derecho de marcas y Derecho de la competencia desleal247
B)Principio de complementariedad relativa251
C)Supuestos de aplicaci n del principio de complementariedad relativa255
Cap tulo Tercero
CONFLICTO ENTRE MARCA PRIORITARIA Y DENOMINACI N SOCIAL POSTERIOR
I.Delimitaci n del conflicto259
1.Causas: desconexi n registral como antesala del conflicto260
2.Continuidad en el tratamiento jur dico del conflicto263
A)Empleo de la denominaci n social en sentido t pico266
B)Empleo de la denominaci n social en sentido distintivo267
II.Evoluci n del alcance del nombre de la persona como l mite al derecho de marca272
1.Interpretaci n conforme al art culo 6.1 de la Directiva de Marcas de 1989277
A)Interpretaci n restrictiva en las Declaraciones Conjuntas del Consejo y la Comisi n de las Comunidades Europeas277
B)Antecedentes jurisprudenciales279
2.Reconocimiento de la denominaci n social como l mite al derecho de marca por el Tribunal de Justicia de la Uni n Europea281
3.Repercusi n de la jurisprudencia europea en el ordenamiento jur dico espa ol284
4.Presupuestos de la infracci n del Derecho de marca y configuraci n del l mite al derecho de marca288
A)Consideraciones generales290
B)Tr fico econ mico294
C)Para productos y servicios o en relaci n con productos y servicios297
D)Pr cticas leales en materia industrial o comercial306
E)Grupos de casos313
i.Condena al cambio de la denominaci n social314
ii.Inaplicabilidad del l mite al derecho de marca316
iii.Aplicaci n del l mite y coexistencia322
III.Disoluci n de pleno derecho y cierre registral327
1.Consideraciones previas327
2.Contenido329
3.Repercusi n jur dica en el tratamiento de los conflictos333
IV.Breve referencia al acuerdo transaccional335
V.Tratamiento preventivo de los conflictos338
1.Denominaci n social y marca notoria. Disposici n Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas338
A)Consideraciones previas338
B)Contenido340
C)Cr tica doctrinal342
2.Previsi n del futuro Anteproyecto de Ley de denominaciones de personas jur dicas345
Cap tulo Cuarto
CONFLICTO ENTRE DENOMINACI N SOCIAL PRIORITARIA Y MARCA POSTERIOR
I.Planteamiento349
1.Protecci n de la denominaci n social empleada en sentido t pico350
2.Protecci n de la denominaci n social empleada como signo distintivo352
II.Denominaci n social como prohibici n relativa de registro de marca353
1.Reconocimiento legal354
2.Objeto355
A)Protecci n de derechos anteriores356
B)Protecci n frente al riesgo de confusi n357
3.Requisitos: la prueba del uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional360
A)Uso o conocimiento notorio361
B)Objeto de la notoriedad exigida362
C)Alcance territorial363
D)Criterios de apreciaci n de la notoriedad367
E)Medios de prueba368
4.Cr tica doctrinal369
A)Inexistencia de regulaci n comunitaria sobre nombres comerciales370
B)Compatibilidad con la Directiva de Marcas371
C)Asimetr a probatoria374
D)Confusi n terminol gica375
5.Valoraci n global: Aproximaci n al nombre comercial no inscrito375
III.Protecci n de la denominaci n social frente a marcas inscritas de mala fe376
1.Aproximaci n a la noci n de mala fe 378
2.Mala fe como causa de nulidad absoluta y de imprescriptibilidad en las causas de nulidad relativa386
A)Aspectos procesales389
B)Grupos de casos390
i.La protecci n de la denominaci n social ante la marca inscrita de mala fe. Nulidad absoluta391
ii.Imprescriptibilidad de la acci n de nulidad relativa por mala fe en el registro de la marca392
IV.Supuestos de protecci n de la denominaci n social como marca no registrada393
1.Marca notoriamente conocida en el sentido del art culo 6bis del Convenio de la Uni n de Par s397
A)Requisitos400
B)Remedios jur dicos405
C)La protecci n de la denominaci n social bajo el supuesto de marca notoriamente conocida en el sentido del art culo 6bis del Convenio de la Uni n de Par s y ex art culo 9.1.d) de la Ley de Marcas408
D)Grupos de casos415
i.Coincidencia total o parcial de la marca no inscrita con la denominaci n social417
ii.Car cter distintivo y notorio418
iii.Invocaci n conjunta de los art culos 6bis y 8 del Convenio de la Uni n de Par s419
iv.Requisito del conocimiento notorio en el sentido del art culo 6bis del Convenio de la Uni n de Par s422
2.Marca de agente o representante424
A)Requisitos425
B)Remedios jur dicos426
C)Inaplicaci n de protecci n a la denominaci n social en el ordenamiento espa ol426
D)Grupos de casos430
i.Preexistencia de la denominaci n social previa como argumento de la prioridad del signo distintivo431
ii.El uso de la denominaci n social como forma de adquisici n de la titularidad del signo distintivo y objeto de protecci n435
3.Marca solicitada de forma fraudulenta o il cita439
A)Requisitos440
B)Remedios jur dicos442
C)Grupos de casos443
i.Denominaci n social como signo distintivo no inscrito443
ii.La denominaci n social como inter s leg timo456
V.Denominaci n social de la misma titularidad como argumento de defensa del registro de la marca frente a la oposici n de terceros462
Cap tulo Quinto
A MODO DE CONCLUSI N: PROPUESTA DE ARMONIZACI N DE LOS CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DENOMINACIONES SOCIALES
I.Fundamento de la aproximaci n de las legislaciones nacionales470
1.Existencia de diferentes tradiciones y t cnicas jur dicas472
2.Efectos jur dico-econ micos472
3.Modos de armonizaci n473
4.Aspectos sustantivos474
5.Planteamiento de armonizaci n474
II.Implicaci n de la reforma del derecho de marca de la Uni n Europea en los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales476
1.Derechos conferidos por la marca478
A)Primac a de los derechos anteriores478
B)Previsi n expresa de cambio de la denominaci n social480
2.Exclusi n de la denominaci n social del l mite al derecho de marca482
III.Conclusiones. Propuesta de lege ferenda486
BIBLIOGRAF A497
JURISPRUDENCIA